摘要:随着计算机技术发展和互联网的诞生，美国对商业方法专利申请的态度逐渐发生改变。本文将通过分析从1908年Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co.案到2010年美国最高法院对Bilski v. Kappos一案，这近100年时间中的典型案例来阐述美国对商业方法专利的保护态度之变化和趋势。
关键词:商业方法 专利可专利性 案例分析
美国众议院议员Rick Boucher提出的《2000年商业方法专利促进法》的提案中我们可以看到这样的表述，商业方法是指下列方法之一：(1)一种经营、管理或其他操作某一企业或组织，包括适用于财经信息处理过程的技术方法；(2)任何应用于竞技、训练或个人技巧的技术方法；(3)上述二者所描述的由计算机辅助实施的技术或方法。也就是说，商业方法专利是通过技术手段实现的商业方法发明和创新。
本文选择6个具有代表性的案例来分析和展示美国近一个世纪在商业方法专利发展道路上的跌宕起伏，每个案例都是精彩异常。
1. 专利审查中商业方法例外原则的起源--Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co.案
1908年Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co.一案中，专利权利要求涉及到一个系统，该系统用来监视和协调饭店的食物订单与配送和顾客付账的关系以阻止服务员和出纳员的贪污行为。
联邦巡回上诉法院（CAFC）在该案中以"在先技术"( Prior Art) 使该专利不具备创造性为由将其撤销。主审法院指出："该系统的基本原则和记账法（即把雇主的商品记在取走该商品的代理商的名下）一样陈旧。"进一步给出如下的表述：从含义上看，对业务往来的系统，即使使用最广义的解释也无法在脱离实际执行的步骤之外构成"技术"，因而单纯的商业方法不能被授予专利。这就是所谓的"商业方法除外原则"的具体含义。
"商业方法除外"的专利保护原则以后被多案件所引用，但此原则是对本案的误读，以致限制了商业方法成为法定可专利主题，后在State Street案中做出澄清。
2.商业方法专利"机器或转换"标准的起源--Gottschalk v. Benson案
1972 年Gottschalk v Benson 一案中，Benson公司向专利局注册申请了一项发明，该发明是关于多功能数字电脑的数据处理程序，尤其是数字信息的程序转换。他们要求一种能将以二进制编码的十进制（BCD）数字符号转化为纯二进制数字符号的方法的权利。
专利声明的第8、13项被美国专利及商标局（USPTO）以属于心智过程（metal process）为由拒绝。美国专利上诉及冲突委员会维持了对申请案的驳回决定。然而Benson上诉至美国海关与专利上诉法院时，法官认为专利请求项是一种装置和机械操作过程，因而认为该两个专利请求项是可专利性。
该案上诉至联邦最高法院时，最高法院认为本申请案没有限定特定类型的编程数字计算机，既不涉及特定目的的相关机器，也不涉及转换相关材料，并且该申请案全部独占了相关方法的在任何领域目前已知或未来发明的各种使用形式。因此，该申请案指向的仅是公式，所以构成不可专利的客体。
在该案判决中，提出了四个重要观点，1、与特定机器相结合的方法申请可以获得专利权；2、没有与特定机器相结合，但能够转换特定客体为不同的状况或事物，也可以获得专利权；3、独占数学运算法则的全部应用的申请，不可以获得专利权；4、美国最高法院并未强调，特定机器结合或转换测试方法，是审查商业方法专利申请的绝对方法。这些观点，在后来的法院判决时广泛采用，影响深远。
3.商业方法的"实际应用"规则的理解--Parker v. Flook案
本案涉及一种"修正报警值的方法"，这一报警值被设定为催化转化装置正常运行中的一个中间值，该数值由相关工艺参数（如装置的温度、压力等）的时间加权平均值加以确定。
在Benson一案中，最高法院认为，独占公式的全部实际使用形式的发明是不可专利的。申请人抓住这点认为自己没有寻求"独占整个数学公式"，只是将公式用于石化和石油提炼产业之中的催化转化程序，在石化和石油提炼产业之外，该公式还有广泛的应用领域。然而，最高法院考虑的并不仅限于此。
专利审查员驳回了该专利申请，认为该申请实质上是寻求对公式或数学算法的专利授权。美国专利上诉及冲突委员会维持了这一观点。CAFC则推翻了委员会的观点，认为该申请仅仅在催化转化领域上寻求专利保护，该申请并没有在整体上独占该公式的使用，因此是可以授予专利权的。委员会于是提出调卷申请。
最高法院认为，本申请案中包含了不可授予专利的数学公式。申请人的申请案虽然提供了一个新颖的并且可能更好的计算报警值的方法，但是，使用数学公式的申请案是否可专利，并不是简单地看权利要求是否独占这一数学公式，而应该看权利要求是否指向新且有用的方法。
1978年Flook一案中最高法院确认了一项原则，即：认为有用结果的审查与是否符合第101条规定的审查是分离的。对实用性的理解，在Parker v. Flook一案中，法院解释得非常清楚，实用性只是授予专利权的一个条件，但是更重要的是申请案是否具有新颖而非显而易见的发明点。
4. 商业方法专利的转折点--Diamond v. Diehr案
1981年在Diamond v. Diehr,S.Ct案件中，所请求的发明为制造橡胶产品时控制压力与时间的方法，该工序利用模具，首先在一定温度和压力下将未固化的原料定型，然后在模具中对合成橡胶进行固化处理，这样产品将保持原有形状，在成型完成后可以直接使用。
专利审查员认为该申请由计算机执行的相关步骤，是在软件程序控制下运行的，按照Benson一案的观点，是不可专利的客体。其他的步骤，如将橡胶放入模具并且关闭模具等，都是一般的步骤，也是不可专利的。审查员认为这一申请案是寻求保护制作合成橡胶、操作模具的计算机程序，是不可专利的。
美国专利上诉及冲突委员会维持这一决定。海关与专利上诉法院推翻了复审决定，认为由于涉及计算机的实际应用，在该申请中的其他部分是可专利的情况下，该申请不能整体上被认定为不可专利客体。该申请案并不是指向数学公式或改进的计算方法，而是指向生产合成橡胶的改进程序，以解决特定难题，因此本申请案整体上构成可专利客体。委员会向美国最高法院申请调卷令。
本案的争议焦点在于使用计算机软件执行数学方程式的工业程序是否属于美国专利法第101条所保护的可专利标的。最高法院澄清了委员会的疑虑，Gottschalk v. Benson案不对数学公式授予专利保护的原则，不应理解为限制数学公式应用于特定技术环境使用的可专利性。当运用了数学公式的计算机软件能够与其他装置或机器结合，就具有可专利性。本案被认为是美国计算机软件专利和商业方法专利保护的转折点。
5.商业方法专利"有用、具体和确实的结果"审查原则的确立--State Street案
1998年CAFC判决道富银行诉签记金融集团案中，Signature公司拥有美国一项关于管理金融服务信息的数据处理系统专利。State Street公司与Signature公司进行谈判希望得到Signature的授权。后来谈判破裂，State Street公司在地方法院提起诉讼主张Signature拥有的专利无效。
地方法院认为Signature的系统只是数字间的转换与计算，且由于受到前述商业方法例外原则之影响，以不符合法定主体为由判定该项专利无效。法院认为本案中的专利申请可以适用如下两个除外原则，第一项除外原则是"数学算法"除外原则，第二项除外原则是"商业方法"除外原则。
但该判决被CAFC推翻。巡回上诉法院认为，①专利法第101 条规定：凡发明或发现任何新颖而实用的程序、机器、产品、物质的组分，或其上述各项新颖而实用的改进，可以按照本法所规定的条件和要求取得专利权。②不应该Signature的数据处理系统是一种商业方法而被排除在专利之外。只要取得了有用、具体与有形的结果，通过了专利性的标准审查。它被授予的专利就应该是有效的。
CAFC并对「数学算法」或「商业方法」是否可以构成排除保护的争论做一厘清。
（一）「数学算法」例外原则的错误
联邦最高法院在Diamond v. Diehr一案中曾经指出三项不受专利保护的对象，即「自然定律、物理现象及抽象意念」。并且只有在数学演算法是完全是在表彰抽象意念时才无法获得专利。亦即如果数学演算法能够产出任何「有用、具体与有形的结果」，便可受到专利的保护。
本案中，巡回上诉法院认为数据的转换，表现为通过机器的一系列数学计算，将那些离散的美元数额，转换成一种最终的共有价格，从而构成了有关数学计算、公式或者算法的实际运用，因为该过程产生了"一个有用、具体且有形的结果"--一种最终的共有价格，所以可以受到专利的保护。
（二）「商业方法」例外原则的错误
由于地方法院的判决表示，纵使被告专利中的数学演算符合专利保护的要件，该
专利因系属「商业方法」而仍属无效。巡回上诉法院在判决中借此机会将这个想法拙劣的除外原则予以废止。
CAFC从未使用过商业方法除外原则来确认一件发明的不可专利性。State Street公司认为之前的案件中存在商业方法除外原则。CAFC则宣告Maucorps 和Meyer案中的发明无效，是依据抽象思想这一规定，Hotel Security一案法院判决涉案专利无效是因为其缺乏新颖性和创造性，都不是根据商业方法除外原则。
自此，专利领域中长期以来"商业方法除外"原则被打破，商业方法专利成为了一个新的课题。
6. 商业方法专利申请走向严格--Bernard Bilski和Rand Warsaw案
2010年的Bilski案中，Bilski主张的发明解释了商品的买家和卖家如何才在能源市场上预防或对冲价格变动风险。审查员驳回了Bilski的专利申请，认为该发明"不是在具体的设备上实施，而只是对一个抽象概念的操作，在应用范围没有限制的情况下，解决了一个纯粹数学问题，因此该发明所指向的不是技术工艺"。美国专利复审和干预委员会裁定维持原裁定。
CAFC认为满足以下条件则被主张的工序可被授予专利：(1)该发明直接关联具体的机械设备；或者(2)该发明将具体物体转化成其他状态或者其他东西。CAFC结论认为，这种"机器或转换"标准是"根据第101条进行分析时适用的唯一标准"，应用该标准，认定上诉人的专利申请不具有可专利性。
CAFC在最高法院提出三个论点，论证Bilski所主张的工序不属于法定专利对象：(1)该发明既没有关联具体的机械设备，也没有转化物体；(2)该发明涉及的是商业方法；以及(3)该发明只是抽象概念。对于前两个论点最高法院认为机械关系标准或物质转化标准不是判断第101条所规定的可授予专利权工序的构成要件唯一标准，商业方法并未被明确排除在第101条所规定的可授予专利权的工序之外。不过，最高法院结论认为，Bilski所主张的工序不属于法定专利对象，但原因是该工序是抽象概念。
7. 结束语
Bilski判决的出现也很大程度反映了美国各界对于商业方法专利的态度。法官商业方法专利申请从1997年的不到1,000件，到2007年发展到超过11,000件的事实展示了从可笑到的确荒谬的过程。因此，Bilski案件的出现，也适时地调整了专利权人和社会公众之间的平衡关系。
Bilski v. Kappos案的判决结果，标志着"实用、有形与具体结果"标准的彻底终结，但对于如何区分不可专利的"抽象思想"与可专利的"方法"，美国联邦最高法院在肯定"机器或转换"标准具有重要作用的同时，却否认该标准是审查一项方法是否能够满足专利客体要求的唯一判断准则。
Bilski v. Kappos案判决并未对商业方法的可专利性争议划上圆满句号，传统理论与现代技术如何衔接仍留待司法实践予以解决。商业方法的可专利性虽然被予以肯定，但考虑到其与抽象思想之间纠缠不清的联系，美国法院与专利商标局在对其客体适格性进行评价时仍将采取极其谨慎的态度。虽然不是唯一的审查准则，"机器或转换"标准仍是判断申请人是否意欲先占某项抽象思想，抑或对该思想的特定应用主张专利保护的利器。在未来相当一段时间内美国的商业方法和软件专利的授权标准无疑会变得严格，但这毕竟不是最终的裁决。
参考文献:
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作者简介：余铭，男，安徽人，上海大学图情档系情报学2009级研究生研究方向：知识产权保护、互联网领域等。