摘要：等同原则是为了解决一种产品或方法没有正好落入某专利要求的字面范围内，但等同于权利所保护的发明时，传统理论无法保护专利权人的发明的问题。等同原则的适用应综合主观标准和客观标准，同时应受到禁止反悔原则和自由公知技术抗辩原则的限制。
关键词：专利侵权等同原则禁止反悔原则自由公知技术抗辩原则
作者简介：李承竺，华东政法大学2009级国际法学专业硕士研究生。
中图分类号：D923.4文献标识码：A文章编号：1009-0592(2012)02-272-02
一、案例概况
【案例1】Alcohol Monitoring Sys. Inc. v. Actsoft, Inc.（January 24, 2011, Decided）
本案经过了美国联邦上诉法院审判，在该案中，原告Alcohol Monitoring Sys. Inc.拥有一个有关通过测量经体表挥发的酒精含量来测量血液中酒精含量的方法和装置的专利（专利919），该专利的权利要求中表述通过测量经体表挥发的酒精含量，经过换算成血液中酒精含量。原告Alcohol Monitoring Sys.Inc.主张该专利的权利要求中的百分比和换算都不是必须的，唯一必须的是使测量结果明显区别开来，而被告的设备虽然仅仅显示测量的电压，但是应当被认为定量的电压测量等同于对测量的经体表挥发的酒精含量的估算。上诉法院认为：根据原告Alcohol Monitoring Sys., Inc. 所有的该项专利（专利919）文字说明，其起诉的对象并不对该项专利（专利919）构成侵权；但是根据“等同原则”可能构成侵权，因而被撤销发回重审。
【案例2】Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.（June 9, 2008, Decided）
本案是一个持续近二十年的一个案例，在该案中，Festo Corp.申请了一个有关汽缸套管的专利（专利125），之后对该专利的说明进行了修改，在修改后的专利的权利要求中指出其专利中的套管是由可磁化材料做成的。之后Festo Corp.针对Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.， Ltd.提起诉讼，称其由铝合金为原料制成的汽缸套管产品，根据知识产权法中的“等同原则”，符合归其所有的有关汽缸套管的专利的说明，侵犯了其该项专利权。被告Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.则主张该种汽缸套管由不可磁化材料作为替代材料来制作，在原告Festo Corp.修改其该项专利的权利要求时是可以预见的，而原告Festo Corp.却在其专利的权利要求中声称该项专利中的套管是由可磁化材料做成的，而导致铝合金不能被认为专利中的可磁化材料的可替代品，故不构成侵权。上诉法院认为：即使原告Festo Corp.在修改其专利的权利要求时不知道铝制套管能够屏蔽磁场，但不可磁化原料制成的套管成为替代物也是可以预见的，而原告Festo Corp.却在其专利的权利要求中声称该项专利中的套管是由磁性材料做成的；在该专利的原始说明中提到可磁化材料的屏蔽磁场的功效是一个优点，但是并不是该专利产品效用之必须或必要，因而推知，该专利持有人已知不可磁化材料可以作为本专利产品之原料的替代品。本案判决认为被告Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.被未侵犯原告Festo Corp.的该项专利权（专利125）。
【案例3】曾展翅诉河北珍誉工贸有限公司、北京双龙顺仓储购物中心案（京高民终字第367号，（2006））
这是一个我国的案例，原告曾展翅申请获得“除臭吸汗鞋垫”的实用新型专利之后，发现两被告未经其许可，制造、销售的鞋垫与其专利的技术方案相同，遂以侵犯其专利权为由，诉至法院。一审法院认为，珍誉公司制造、销售的“珍誉”牌“袜不湿物理除臭鞋垫”构成对曾展翅享有的“除臭吸汗鞋垫”实用新型专利权的侵犯。
被告上诉，主张“以权利要求所限定的部分必要技术特征来限定其专利权的保护范围，是不合理地扩大了专利权的保护范围。”二审法院认为，功能性限定特征应以说明书中记载的具体实现方式予以限制，支持两被告的诉求，纠正了一审的判决。
二、理论梳理
（一）“等同原则”的适用方法
是否在专利侵权诉讼中适用“等同原则”，要对比技术特征实现的功能是否实质上基本相同，并且考察本领域的普通技术人员是否不需创造性劳动即能联想到。基本相同的手段、基本相同的功能、基本相同的效果是决定两个产品的技术特征是否被认定为等同的客观标准，而本领域的普通技术人员则是判断技术特征是否被认定为等同的主观标准。
在专利侵权诉讼中，“等同原则”一般适用于以下几种情况：一是要素的替代，即简单替换某技术特征却实现相同的作用和效果；二是组合方式的变化，即利用某一个技术特征替换权利要求书中的某几个技术特征，或用某几个技术特征替换权利要求书中的某一个技术特征；三是部件的调换，即变动产品中的某些部件的位置，使部件之间的结构发生改变，但未实质性改变操作及功能；四是省略某个或某几个非必要的技术特征，但完整的技术方案依旧能够实现该专利的功效。但无论是何种形式的等同，诉讼中法院都应当依据基本相同的手段、基本相同的功能、基本相同的效果的客观标准（即“功能/方式/效果”三要素标准），再依据该领域普通技术人员的主观标准进行比对，确定是否等同。
（二）对“等同原则”的限制
“等同原则”意欲扩大专利权的保护范围至权利要求所记载的范围之外，以更好地保护专利权人的利益。但法院在决定是否适用“等同原则”时，既要防止专利权人的权利受到“乔装打扮”的侵害，又要避免漫无边际，同时还要关注公众的利益。具体来说，就是应当排除专利权人声明放弃的内容以及进入公有领域的技术内容，即适用禁止反悔原则和自由公知技术抗辩原则对“等同原则”的适用进行限制。
1．禁止反悔原则是指，在专利的审批、撤销或无效宣告程序中，因专利的新颖性和创造性的考虑，若专利权人曾通过书面声明或文件修改的方式，对权利要求的保护范围进行限制或部分地放弃，并因此被授予专利权，那么法院在专利侵权诉讼中适用“等同原则”来确定保护范围时，不得将已经被限制或放弃的内容再次纳入专利的保护范围之中。这是诚实信用原则在专利侵权诉讼中的体现。
2．自由公知技术抗辩原则是指，虽然被控侵权物与已有专利权利要求所写明的专利技术方案等同，若被控侵权物与某自由公知技术相同或等同，就不构成侵权。其理论依据在于专利权人获益只能基于其真正的发明，而非已有技术及从已有技术中以显而易见的改变方式取得的技术。这与专利权的授予要求技术必须同时具有新颖性和创造性是一致的。能够作为自由公知技术进行抗辩的技术，必须是可自由使用的、非组合而成的、极为相似或相同的公知技术。
三、对案例的分析与评价
案例1中的原告Alcohol Monitoring Sys., Inc.主张被告的设备所谓的测量电压和通过专利产品所测量的经体表挥发的酒精含量算出的百分比都会随着血液中的酒精含量的变化而变化。任何人至于通过一个换算公式就可以把被告的设备测出的电压转换成酒精含量百分比。这两者实在是没有什么区别。
被告则主张其设备所测出的电压和通过专利产品所测量的经体表挥发的酒精含量算出的百分比实质上是不同的，通过专利产品所测量的经体表挥发的酒精含量最终目标是根据此测量结果估算出的血液中酒精含量的大约百分比，而其设备所测出的电压在没有其他的数据下是不能得出类似结论的；即使存在一定的运算公式能够得到同样的结果，但是被告并没有进行类似的运算。
法院认为，这样的情况适用“等同原则”，本案属于具有相同的功能、利用相同的方式、达到了同样的结果，应当认定为侵犯了专利权。
笔者认为，若被控侵权物属于省略了既有专利的权利要求中某个必要的技术特征，虽导致性能和效果明显不及该专利技术方案，但是明显优于申请日之前已有的技术，同样获得了类似的效果,应当将其认定为变劣技术。“实践中，由于进行等同物替换可能导致效果不同，如可能优于专利或者劣于专利，但只要是在实现发明目的范围内的变化，都应当属于等同所说的基本相同的范围内。”
案例2也基本满足“等同原则”的适用条件，两者具有相同的功能、利用相同的方式、达到了同样的结果，可以主张构成侵犯专利权。但是本案中的专利权人的这种主张将受到“禁止反悔原则”的限制。“等同原则”意欲扩大专利权的保护范围至权利要求所记载的范围之外，以更好地保护专利权人的利益。但是对于在专利人通过书面声明或文件修改，限制或部分地放弃权利要求的保护范围的情况下，法院在诉讼中使用“等同原则”来确定保护范围时，就会禁止对已经被限制或放弃的内容予以保护。这一“禁止反悔原则”目前在很多国家内被承认和使用。
本案中该专利持有人原告Festo Corp.修改其该项专利的权利要求时，已知不可磁化材料可以作为本专利产品之原料的替代品，却在其专利的权利要求中声称该项专利中的套管是由可磁化材料做成的，而导致适用“禁止反悔原则”使得铝合金不能被认为专利中的可磁化材料的可替代品，故不构成侵权。
笔者认为，反悔的认定标准除了参考在专利审批、撤销或无效宣告程序中，该专利权人是否通过书面声明或文件修改曾对权利要求的保护范围进行限制或部分地放弃，还可以参考本案中法院的做法，通过权利人的权利要求来进行一定的推定。
案例3中一审法院认为，被告珍誉公司制造、销售的“珍誉”牌“袜不湿物理除臭鞋垫” 侵犯了原告曾展翅已获得的“除臭吸汗鞋垫”实用新型专利权。
二审法院的判决书认为，本案所涉专利权权利要求1的必要技术特征为功能性限定特征，因而解释该权利要求时，需要考虑说明书上写明的具体实现方式。本案的专利说明书中将单向渗透层限定‘为一种具有漏斗状孔隙的布面’，而本案被控侵权产品的单向渗透层并非织造布，故与具有漏斗状孔隙的布面属相同或等同的技术特征。由此认定被控侵权产品没有侵权。
笔者认为，本案中原告曾展翅享有的“除臭吸汗鞋垫”实用新型专利之权利要求为功能性限定特征，解释该权利要求时考虑说明书上写明的具体实现方式没错；但是本案的专利说明书中将单向渗透层限定‘为一种具有漏斗状孔隙的布面’，应做具有漏斗状孔隙的材料以达到该功效的解释，而不必要限定为布。至于原告曾展翅之主张不能成立应当学习案例2中的做法，因为原告是能够遇见到该项专利所要利用具有漏斗状孔隙以达到的功效不一定必须由布来完成，但是其还是在权利要求中写明是布，此举应当视为对权利要求的保护范围进行限制或部分地放弃，从而适用“禁止反悔原则”得出本案的结论。
参考文献：
[1]黑小兵．论等同原则的法律适用．重庆工商大学学报（社会科学版）．2010．
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[3]曾炜．浅谈专利侵权判定中的等同原则．法制与社会．2007．
[4]王永昌．专利案件的审理及若干问题探讨．知识产权审判指导．2004．